Наследование и защита исключительных прав на товарный знак: как сохранить и использовать?

По данным Роспатента на 30 июля 2024 года, количество заявок на регистрацию товарных знаков увеличилось на 25%.

Почему регистрация товарного знака важна для защиты бизнеса?

Как бы ни была сложна эта процедура, люди все равно стремятся закрепить за собой результаты своего труда, индивидуализировать продукт, который появляется на рынке, чтобы избежать рисков, связанных с копированием или незаконным использованием результатов интеллектуального труда правообладателя.

Товарный знак может быть завещан и может быть унаследован.

С 29 июня 2023 года правообладателями товарного знака могут стать не только предприниматели, но и граждане, не занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Раньше закон, а именно ст. 1477 ГК РФ прямо предусматривала, что товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП. В дополнение к этому в ст. 1478 ГК РФ говорилось о том, что обладателями исключительного права на товарный знак могут быть только юридические лица или ИП.

В настоящее время из ст. 1477 ГК РФ указание на юридических лиц и ИП исключено, ст. 1478 признана утратившей силу.

Указанные изменения в законе произошли для того, чтобы правообладателями исключительных прав на товарные знаки могли быть не только юр. лица и ИП, но и обычные граждане, в том числе самозанятые, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики и т.д.

Из пояснительной записки к изменениям в закон: «В настоящее время регистрация товарного знака на имя физических лиц допускается в ряде иностранных государств (Австрийская Республика, ФРГ, КНР, США) и Европейском союзе … предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить равенство правового положения российских и иностранных граждан (иностранных заявителей) в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак».

С одной стороны, можно назвать данные изменения прогрессивными, потому что они дают самозанятым возможность эффективнее «продвигаться» на рынке.

С другой стороны, данные изменения могут повлечь за собой негативные последствия в виде множественной регистрации физическими лицами товарных знаков на себя без цели их дальнейшего использования, изменится сама сущность товарного знака как средства индивидуализации товаров.

Обращаем внимание, что утрата предпринимательского статуса правообладателем исключительного права на товарный знак, может свидетельствовать об «утрате интереса в дальнейшем использовании товарного знака и сохранении его правовой охраны». В таком случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена Роспатентом по заявлению любого лица досрочно.

Урегулирование споров о праве на товарный знак между наследниками

Товарный знак не может быть унаследован сразу несколькими наследниками.

В ситуации, когда наследников много, они могут решить, кому перейдет право на товарный знак, посредством переговоров. Наследники, отказавшиеся от товарного знака, получат возмещение (компенсацию) в виде другого имущества.

Учтем и другую жизненную ситуацию. Допустим, у наследников не получится прийти к компромиссу насчет того, кто из них унаследует товарный знак. В этой ситуации, приоритет будет у того, кто занимается предпринимательством. В случае, если предпринимательской деятельностью занимаются сразу несколько наследников и каждый из них претендует на товарный знак, то принимать решение будет суд. При этом суд учтет факт связи каждого из наследников с предпринимательской деятельностью умершего, и оценит перспективы продажи товаров под наследуемым товарным знаком.

Когда Роспатент может прекратить охрану товарного знака?

Охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования в течение трех лет.

В таком случае и только по истечение трехлетнего срока с даты регистрации товарного знака, лицо, намеренное использовать чужой товарный знак, направляет правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак или заключить с ним договор об отчуждении исключительного права.

Если в течение двух месяцев, со дня направления предложения, правообладатель не подаст заявление об отказе от предложения заинтересованного лица, то последнее может в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев обратиться в суд с исковым заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Под использованием товарного знака понимается его использование в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован непосредственно самим правообладателем или другим лицом по лицензионному договору.

В суде по иску о прекращении охраны товарного знака правообладателю необходимо доказать, что он использует товарный знак (такими доказательствами могут быть: вывеска торговой точки, этикетки товара и товарные накладные, доменное имя, договоры поставки товара, лицензионные договоры, упаковки товаров с изображением товарного знака, каталог товаров, таможенные декларации и др.), а заинтересованное лицо должно доказать свою заинтересованность в использовании товарного знака.

Суд может признать, что у правообладателя имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в определенный существенный период, тогда этот период не будет учитываться при исчислении трехлетнего срока, в рамках которого подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

Судебная практика показывает, что признание правообладателя банкротом не является уважительной причиной неиспользования товарного знака.

Автор статьи:

Чигринская Анастасия, юрист компании Юсконсалт